Un dépôt réitéré de marque était-il destiné à contourner la preuve d’usage ?

Le Tribunal de l’Union européenne (ci-après « TUE ») a jugé qu’un dépôt réitéré de marque, bien que n’étant pas prohibé per se, peut être annulé pour cause de « mauvaise foi » lorsqu’il tend à contourner l’obligation de rapporter des preuves de l’usage d’une marque.

En l’espèce, la société Hasbro, Inc. est titulaire de trois marques de l’Union européenne « MONOPOLY ».

En 2011, elle dépose une quatrième marque de l’Union européenne « MONOPOLY » en classes 9, 16, 28 et 41 pour des produits et services identiques aux produits et services couverts par ses trois marques antérieures.

La société croate Kreativni Događaji introduit une demande en nullité de cette marque sur le fondement de l’Article 52, paragraphe 1 sous b) du règlement n°207/2009, en vertu duquel la nullité est déclarée lorsque le demandeur est de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque.

Devant l’EUIPO, Hasbro admet que l’un des avantages justifiant le dépôt de la marque contestée reposait sur le fait de ne pas avoir à apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque dans le cadre d’une procédure d’opposition (points 63 et 70). La chambre des recours en conclut que l’intention de Hasbro « était bien de tirer profit des règles du droit des marques de l’Union européenne en créant artificiellement une situation dans laquelle elle n’aurait pas à prouver l’usage sérieux […] » (point 65). La chambre de recours annule donc la marque contestée pour tous les produits et services identiques à ceux couverts par les marques antérieures de Hasbro.

Hasbro introduit un recours devant le TUE tendant à l’annulation de la décision de l’EUIPO.

Le TUE confirme en tout point l’analyse de l’EUIPO.

Il rappelle en effet que l’objectif d’intérêt général de l’annulation d’une marque pour cause de mauvaise foi « consiste à faire échec aux enregistrements de marque abusifs » (point 37). Il analyse ainsi qu’Hasbro, par son dépôt réitéré, a « délibérément visé à contourner une règle fondamentale du droit des marques de l’Union européenne, à savoir celle relative à la preuve de l’usage, pour en tirer profit au détriment de l’équilibre du régime des marques de l’Union européenne établi par le législateur de l’Union » (point 69).

Il juge, en tout état de cause, que la marque contestée doit être annulée pour tous les produits et services identiques à ceux couverts par les marques antérieures.

Une telle décision nous apparaît particulièrement sévère compte tenu de la pratique – argument que le TUE a d’ailleurs balayé d’un revers de main – et doit inviter les titulaires de marques à la prudence.

Le Cabinet UGGC Avocats et son équipe spécialisée en droit des marques se tiennent à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet.

Par l’équipe IP/IT du cabinet UGGC Avocats

Références de la décision : Tribunal UE, 21 avril 2021, T-663/19, EU:T:2020:1044, Hasbro, Inc. / EUIPO – Kreativni Događaji d.o.o. (MONOPOLY)

Source : Curia