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La vogue des NFT impacte le monde du luxe

07/02/2022

A la fois tendance émergente, médiatique, et source d’enrichissement potentiel, le phénomène NFT (non-fungible tokens ou jetons non-fongibles) intéresse de très près les maisons de luxe qui font circuler de plus en plus leurs produits dans le metavers^[1]. Cependant, ce monde virtuel n’est pas à l’abri des menaces du monde réel telles que les reproductions illégales des produits de luxe sous forme de NFT, contournant alors le droit de la propriété intellectuelle.

Notre équipe a déjà régulièrement eu l’occasion de se pencher sur les problématiques juridiques des NFT^[2], qu’il s’agisse de leur statut légal, fiscal, technologique, contractuel à travers des contrats de licence ou de commande, ou en analysant les droits d’auteur dans le processus de la création à la commercialisation.

Les NFT sont déjà très présents dans le secteur artistique^[3]. De nombreux tableaux transformés en NFT vendus pour des sommes colossales ont souvent été au cœur des médias^[4]. Aux yeux des maisons de luxe, explorer le monde des NFT revêt également un attrait particulier. En effet, certaines maisons de luxe s’intéressent aux technologies du web 3.0 pour élaborer des projets expérimentaux et innovants, mettant ainsi en avant le caractère avant-gardiste de leur maison. Certaines se tournent davantage vers la collaboration artistique ou la création de collections spéciales sous forme de NFT. Certaines orientent leur stratégie à long terme vers le concept des NFT, de la blockchain et des nouvelles technologies de manière plus générale^[5], telles que les belles créations et initiatives avant-gardistes de Gucci, ou Dolce & Gabanna qui vient de réaliser une première vente de NFT à hauteur de 5,8 millions d’euros, ou la plateforme Decentraland qui se prépare à accueillir sa première Fashion Week virtuelle en mars 2022^[6]. Ce choix stratégique s’inscrit dans une logique de fidélisation, dans un contexte d’émergence d’une nouvelle clientèle « à fort pouvoir d’achat en cryptomonnaies »^[7].

Malgré les nombreux avantages, les NFT sont également utilisés pour commettre des actes de crypto-contrefaçon, reproduisant les œuvres et les produits de luxe sous forme digitale. Ces actes entraînent à la fois des conséquences en droit de la propriété intellectuelle et en droit fiscal.

À ce propos, la maison de luxe Hermès a adressé au digital artist américain Mason Rothschild, auteur des reprises de l’emblématique modèle Birkin sous le prisme des NFT, une lettre de mise en demeure par laquelle elle demande l’arrêt toute création et commercialisation autour de son produit iconique, estimant qu’il s’agit d’une atteinte à sa marque et à ses droits de propriété intellectuelle.

Le projet MetaBirkins, considéré comme un hommage à l’iconique sac Birkin par son auteur, n’a pas été favorablement accueilli par la maison Hermès. Le quotidien britannique « Financial Times » rapporte que la maison de luxe voit dans ces créations une atteinte à l’image de sa marque et à ses droits de propriété intellectuelle^[8], en ce qu’Hermès n’a pas donné son accord à cet artiste autorisant la création et la commercialisation de produits dérivés de sa marque dans le Metavers.

La maison de luxe a ainsi pointé du doigt une démarche considérée comme trompeuse pour les consommateurs, d’autant plus qu’une centaine de sacs virtuels vendus sur OpenSea, marketplace dédiée à la vente aux enchères de NFT, a rapporté à l’artiste près de 800 000 dollars (le premier NFT MetaBirkins aurait été vendu à 40.000 dollars, soit le prix de certains sacs Birkin sur des sites de revente^[9]).

L’artiste américain a envoyé une première lettre ouverte à OpenSea, par laquelle il confirme que les MetaBirkins ont été retirés de la plateforme NFT. Dans une seconde lettre, adressée à Hermès, il invoque le premier amendement de la Constitution américaine, fondement de la liberté d’expression, qui lui « donne le droit de créer de l’art basé sur [s]on interprétation du monde qui [l]’entoure » et que, de ce fait, les NFT MetaBirkins ne porteraient pas selon lui atteinte aux droits de la maison de luxe.

Ce conflit qui, pour le moment, n’est pas allé au-delà de ces échanges, soulève de nombreuses problématiques concernant le droit des marques dans le Metavers, notamment sur la protection de la marque. En effet, si Hermès revendique ses droits sur le nom et la configuration du sac Birkin, au titre du droit des marques et du droit d’auteur sur un produit de maroquinerie, comment évaluer cette réclamation au regard de sacs à main virtuels ou sous forme de NFT^[10]qui ne sont pas couverts par les mêmes classes de produits. Il faut alors s’interroger sur les droits et produits et services s’étendant au Metavers. Si la Cour suprême néerlandaise a déjà considéré que les objets virtuels pouvaient être des biens susceptibles d’être volés^[11], un vide juridique persiste pour ce qui est de l’articulation entre contrefaçons d’œuvres réelles et d’objets numériques, et le Metaverse demeure un territoire juridique inexploré. Les cas de contrefaçons de NFT ne sont pourtant pas isolés, comme l’a indiqué la plateforme OpenSea, sur laquelle un pourcentage important d’œuvres feraient l’objet de suspicion^[12]. L’enjeu pour ces marketplaces réside alors dans la nécessité d’implémenter des mécanismes de signalement des contrefaçons, notamment pour conserver la confiance de leurs utilisateurs^[13]comme cela avait été demandé à Amazon avec tant d’insistance. À cet égard, les conditions générales d’OpenSea mentionnent le double engagement, d’une part des utilisateurs, de ne violer aucun droit de propriété intellectuelle par l’usage de la plateforme, et d’autre part de la plateforme elle-même, de retirer les œuvres qui sont signalées comme contrefaites^[14]via un formulaire prévu à cet effet^[15].

En cas de réclamation, le risque de confusion doit être analysé, et le prix de vente pris en compte. Hermès peut également s’appuyer sur d’autres arguments tels que la force des marques, sa notoriété et réputation, l’intention de l’artiste, et sur le risque de croyance en une collaboration entre le digital artist et la maison de luxe dans l’esprit des consommateurs, associations de plus en plus courantes favorisant l’entrée des maisons de luxe et de haute couture dans le Metavers. Cependant, le nombre croissant d’artistes qui, à l’image de Mason Rothschild, présentent et vendent leurs créations dans le Metavers font que le clivage physique/numérique s’estompe^[16]. Un ayant droit peut aussi revendiquer la renommée de sa marque et invoquer le dénigrement ou la dilution de son caractère distinctif^[17]. En l’espèce, l’utilisation constante du nom et du modèle de sac Birkin par Hermès depuis les années 1980, les chiffres de vente, la publicité et les médias non sollicités pertinents, font qu’il est aisé de se prévaloir de la renommée du sac Birkin Hermès.

Ce conflit soulève également la question de savoir si la reproduction des sacs Birkin sous le prisme des NFT peut être protégée par l’usage loyal ou une exception, ou plus généralement par le Premier Amendement invoqué par Mason Rothschild^[18]. Il est à savoir que la loi fédérale américaine sur la dilution ne s’applique pas aux utilisations non commerciales d’une marque renommée, telles que la critique, le commentaire ou la parodie^[19]. En l’espèce, Rothschild avait décrit les NFT MetaBirkins comme étant un hommage aux sacs Birkin mais également comme « un commentaire sur l’histoire de la mode en matière de cruauté envers les animaux, et son adoption actuelle d’initiatives sans fourrure et de textiles alternatifs »^[20]. Or, il est plutôt compliqué de voir un lien direct avec la maison Hermès par ce commentaire puisqu’elle n’a jamais confectionné le sac Birkin avec de la fourrure, ni avec de la fausse fourrure et autres textiles alternatifs^[21]. De plus, si Rothschild revendique la parodie, il est à savoir que la défense de celle-ci ne s’applique pas si la parodie est utilisée en tant que marque par son auteur. Sur ce point, MetaBirkins pourrait bien être une désignation de source de la collection de NFT de Rothschild^[22]. Enfin, si la marque supposée contrefaite est utilisée de manière à créer un risque de confusion, la protection par le Premier Amendement ne s’appliquera pas, et si seuls les caractéristiques apparentes de la marque sont repérables facilement sur le produit prétendument contrefait, le propriétaire de la marque sera plus à même de prouver l’existence d’un risque de confusion et que le contrefacteur profite de la réputation de la marque originale^[23].

Par ailleurs on apprend encore que Nike porte plainte contre la plateforme StockX (vendant des NFT de baskets).

De futurs conflits de marques et de droits d’auteurs similaires à celui-ci seront à prévoir, du fait des évolutions technologiques et du développement du marché des NFT et du Metavers, que la loi n’a pas encore rattrapés. La question de la responsabilité de ces nouvelles plateformes sera particulièrement cruciale.

Par Corinne Khayat et Anne-Marie Pecoraro, associés au sein l’équipe IP/IT du cabinet UGGC Avocats.

UGGC - Ck ape doublevisuel 2022 — Corinne Khayat et Anne-Marie Pecoraro

Découvrez notre interview sur le régime des NFT ici : https://www.youtube.com/watch?v=AJLu0JYx6fY [AMP1]

Sur le même sujet, voir aussi : « Crypto-actifs dans la Loi de finances 2022, Véhicules autonomes et Sécurité de l’Information » : découvrez toutes les réponses d’Anne-Marie Pecoraro

Sources :

https://ancre-magazine.com/metavers-c-est-quoi-explication-simple/

https://ancre-magazine.com/hermes-sac-birkin-metabirkin-contrefacon/

https://ancre-magazine.com/fashion-week-metavers-virtuel-decentraland-defiles-mode/

https://journalduluxe.fr/fr/business/interview-stephane-galienni-balistikart-nft-metavers

https://journalduluxe.fr/fr/mode/hermes-nft-metabirkins

https://journalduluxe.fr/fr/business/hermes-plainte-nft-metabirkins

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/01/04/la-crypto-contrefacon-crispe-le-monde-de-l-art_6108105_4500055.html

https://www.thefashionlaw.com/metabirkins-creator-says-he-received-a-cease-desist-from-hermes/?utm_source=TFL_News&utm_campaign=dc509089b7-main-dec-31&utm_medium=email&utm_term=0_b1b7e4ed04-dc509089b7-184225765&ct=t(main-dec-31)

https://licensinginternational.org/news/as-branded-nfts-expand-counterfeits-emerge/?utm_source=Licensing+International+Database&utm_campaign=c601e0fbb7-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_18_01_57_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ec0e484a60-c601e0fbb7-397690425&mc_cid=c601e0fbb7&mc_eid=ed0daa6470

Mots-clés : NFT, blockchain, mode, luxe, contrefaçon, confusion, marque renommée, économie, nouvelles technologies, metavers, digital

^[1]Le metavers, ou les metavers, sont de « nouveaux lieux immersifs d’interactions sociales et de transactions marchandes rendues possibles grâce à la blockchain », https://journalduluxe.fr/fr/business/interview-stephane-galienni-balistikart-nft-metavers

^[2]Voir notamment : https://www.uggc.com/publication/lusine-digitale-nft-le-casse-tete-de-la-fiscalite-decouvrez-toutes-les-reponses-de-corinne-khayat-et-anne-marie-pecoraro/

^[3] https://www.conseildesventes.fr/sites/default/files/pdf_editorial/note_nft_barthalois_20_01_2022_def.pdf. Voir aussi : https://www.conseildesventes.fr/sites/default/files/pdf_editorial/communique_de_presse_cvv_200122_a_diffuser.pdf

^[4]Voir à ce sujet les nombreux articles qui portent sur les artistes Beeple, Bansky, et sur les tableaux de Picasso transformés en NFT.

^[5] https://journalduluxe.fr/fr/business/interview-stephane-galienni-balistikart-nft-metavers

^[7] https://journalduluxe.fr/fr/business/interview-stephane-galienni-balistikart-nft-metavers, op. cit.

^[8] https://journalduluxe.fr/fr/mode/hermes-nft-metabirkins

^[9] https://www.thefashionlaw.com/metabirkins-creator-says-he-received-a-cease-desist-from-hermes/?utm_source=TFL_News&utm_campaign=dc509089b7-main-dec-31&utm_medium=email&utm_term=0_b1b7e4ed04-dc509089b7-184225765&ct=t(main-dec-31)

^[10] https://www.thefashionlaw.com/metabirkins-creator-says-he-received-a-cease-desist-from-hermes/?utm_source=TFL_News&utm_campaign=dc509089b7-main-dec-31&utm_medium=email&utm_term=0_b1b7e4ed04-dc509089b7-184225765&ct=t(main-dec-31)

^[11]Cour suprême néerlandaise, J. 10/00101, Chambre criminelle, 31 janvier 2012

^[12] https://twitter.com/opensea/status/1486843201352716289

^[13] https://licensinginternational.org/news/as-branded-nfts-expand-counterfeits-emerge/?utm_source=Licensing+International+Database&utm_campaign=c601e0fbb7-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_18_01_57_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ec0e484a60-c601e0fbb7-397690425&mc_cid=c601e0fbb7&mc_eid=ed0daa6470

^[14] https://opensea.io/tos